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COEXISTENCIA DE MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES A PARTIR DE LA PRUEBA EFECTIVA DEL USO PREVIO DEL SIGNO EN EL MERCADO



Para abarcar de forma concreta el tema resulta importante clarificar algunos términos:

Una marca es un signo distintivo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra. La denominación o razón social identifica al comerciante (persona natural o jurídica) a quien son imputables las consecuencias de las relaciones jurídicas hechas a su nombre, es decir que lo individualiza como sujeto de derechos y obligaciones, debiendo inscribirse en el registro mercantil. El nombre comercial en cambio, distingue a las personas en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Sin embargo nada obsta para que el signo que constituye un nombre comercial determinado, coincida con la denominación o razón social de la empresa. Por lo general todo nombre social utilizado en el mercado es también un nombre comercial.1

Establecido lo anterior y teniendo en cuenta la temática que el titulo abarca, se puede señalar que en la doctrina es común encontrar que la marca ostenta mayor fuerza que el nombre comercial y que le otorga a su titular un mejor derecho, sin embargo es amplia la jurisprudencia nacional e internacional en donde se encuentran postulados que contrarían lo anterior, los cuales se basan en el “reconocimiento y prueba de su uso previo, continuo y efectivo en el mercado”.2

Como ejemplo de lo anterior, se encuentran las siguientes jurisprudencias:

Casos del Consejo de Estado:

El nombre comercial “El Tejadito” contra la marca “Los Tejaditos”. En este caso, la superintendencia había negado el registro de la marca “Los Tejaditos” por la existencia previa del nombre comercial “El Tejadito”. El solicitante del registro de la marca presentó acción de nulidad contra el acto administrativo de negación de registro.

El reconocimiento del derecho al nombre comercial fue estudiado por el Consejo de Estado, quien concluyó: (…) De lo anterior puede establecerse que la mencionada sociedad si hizo uso del nombre comercial El Tejadito, previamente a la solicitud de la marca solicitada Los Tejaditos y que tal uso está relacionado directamente con el objeto social de la sociedad: “elaboración, compraventa y todo lo relacionado con la panadería y sus afines”, así como con los productos de la clase 30, en especial los referidos a harinas y preparaciones hechas con cereales.3

Seguidamente se encuentra Acción de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada contra la resolución 19779 del 13 de junio de 2001, por medio de la cual se concedió el registro de la marca “Gold Green Oil”. En este caso el Consejo de Estado resolvió que la concesión de la citada marca era contraria a derecho, en tanto que el signo era similar al nombre comercial “Green Oil de Colombia” utilizado desde el año 1999 y que su coexistencia en el mercado generaba riesgo de confusión , en esta sentencia se hace énfasis en la protección del nombre comercial sin necesidad de su registro o depósito ante la SIC y se reafirma la posición del Alto Tribunal en el sentido de que en materia de registros marcarios no es indispensable agotar la vía gubernativa para que la acción de nulidad sea procedente.4

El conflicto entre nombre comercial y marca no es un tema exclusivo de nuestro derecho interno o comunitario, esta discusión también ha sido objeto de estudio en el Derecho Europeo. A título de ejemplo se resalta la decisión de la división de anulación de 28 de marzo de 2012 de la oficina de armonización del mercado interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), mediante la cual se declara la nulidad parcial de la marca comunitaria “Reciclalía” en la clase 40, teniendo como fundamento el uso previo de la denominación social “Fundosa Reciclalia S.A” y el nombre comercial “Reciclalia”5, así que para efectos de evaluar el uso del nombre comercial, la división resaltó:

El Tribunal de Justicia elaboró los criterios en relación con el uso de un signo en el tráfico económico de alcance más allá del puramente local, estableciendo que para poder oponerse al registro de un nuevo signo, aquel que se invoca en apoyo de la oposición debe utilizarse efectivamente de manera suficientemente significativa en el tráfico económico y poseer un alcance geográfico no únicamente local (…) para determinar si es así debe tenerse en cuenta la duración y la intensidad de la utilización de dicho signo como elemento distintivo para sus destinatarios (…) a este respecto es especialmente pertinente la utilización del signo en la publicidad y en la correspondencia comercial.

En cuanto al alcance de la protección, la Oficina de Armonización del Mercado Interior sostiene que los nombres comerciales se encuentran protegidos frente a solicitudes de marcas posteriores con arreglo a los mismos criterios que se aplican a los conflictos entre las marcas registradas, como son: 1) la identidad o similitud de los signos; 2) la identidad o similitud de los productos o servicios y 3) la existencia de riesgo de confusión. Estos criterios son aplicados por analogía.

Conforme con diferentes pronunciamientos de la OAMI, la protección del nombre comercial prevalece frente a una marca comunitaria siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 1. Que exista un derecho reconocido por la normatividad interna que tenga el alcance suficiente para prohibir el uso de un signo similar o idéntico, como sería por ejemplo el artículo 9 de la Ley de Marcas española que señala que no podrán registrarse como marcas el nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica; 2. Un uso anterior del signo en el tráfico económico; 3. Que el uso realizado no tenga un alcance únicamente local, es decir, que tenga un amplio impacto en el territorio y no se limite a una ciudad o provincia; y, 4. Que exista un riesgo de confusión o de asociación entre los signos. Tal como lo sostiene el alto tribunal, estos requisitos son acumulativos y la ausencia de uno de ellos haría, pues, desestimar la protección sobre el nombre comercial.6

De lo anterior se puede deducir que la preferencia del nombre comercial sobre la marca en la jurisprudencia deviene de la denominada prueba efectiva del uso previo del signo en el mercado y para esto debe analizarse el uso que se le da en determinado territorio del nombre comercial observando si esto incide en el estudio de riesgo de confusión debido a la coexistencia del nombre y la marca o si por el contrario el nombre se ha usado en diferente ámbito territorial o su actividad empresarial no se relaciona de manera directa con la marca y por ende no se ve la presencia de riesgo de confusión o de asociación para el consumidor lo que permitiría la coexistencia de estos dos de forma pacífica en el mercado.

Seguidamente en proceso n° 62-IP-2002 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se presenta conflicto entre el registro de la marca COLQUIM-COLORQUIMICAS (mixta) con el nombre comercial COLORQUIMICA, en ese sentido frente al tema de irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido el Alto Tribunal ha dicho:

“La decisión 344 protege el nombre comercial, es decir el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distingue dicha actividad de otras similares o idénticas”.

Seguidamente, Según la prohibición para el registro de un signo como marca, prevista en el artículo 83, literal b, de la decisión 344 de 1993 no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a un nombre comercial protegido de conformidad con las legislaciones internas de los países miembros. Igualmente el artículo 192 de la decisión 486 del 2000 reza: El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando así mismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

En cuanto al nombre comercial al que alude la norma, el ámbito de la protección otorgada por su uso o registro se extiende al ramo o giro del comercio o industria correspondiente a la actividad económica que distingue.

De existir identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y el nombre comercial protegido, de modo que el consumidor o usuario relacione y pueda confundir los productos o servicios que pretende amparar aquel signo con la actividad económica que realiza el titular del nombre comercial, el signo en cuestión no será suficientemente distintivo y por tanto, no será susceptible de registro.

A propósito del citado riesgo de confusión, el Tribunal ha declarado que “si bien el nombre comercial sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en tanto que una marca es aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios de un competidor de los productos o servicios de otro competidor, puede suceder que exista similitud o conexión competitiva entre las actividades económicas que identifica el nombre comercial y los productos o servicios que distingue una marca y de ser así la coexistencia en el mercado puede inducir a confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de las actividades económicas y los productos o servicios de que se trate.7

En este contexto, el Tribunal ha precisado además que el nombre comercial “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b, debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, estos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.8

Finalmente a la luz del artículo 128 de la decisión 344 de la comisión del acuerdo de Cartagena así como los artículo 191 y 193 de la Decisión 486 del 2000 a hoy vigente, se ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso previo a la solicitud de la marca ya registrada.

El tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes:

“Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.

De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. “las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro9 , y en relación con la prueba del uso previo del nombre comercial, el Tribunal ha establecido que “corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el país donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotadas. La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario.10

En efecto ha de tenerse en cuenta por parte tanto de empresarios como de consumidores que cuando la protección del nombre comercial derive de su uso, este deberá ser personal, continuo, efectivo, público y previo a la solicitud de la marca de que se trate y que dicha prueba del uso indicado corresponderá a quien lo alegue.

1 PROCESO N° 62-IP-2002 – Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

2 Ernesto Rengifo García – El Nombre Comercial – Revista del Departamento de la Propiedad Intelectual.

3 Ernesto Rengifo García – El Nombre Comercial – Revista del Departamento de la Propiedad Intelectual.

4 Ernesto Rengifo García – El Nombre Comercial – Revista del Departamento de la Propiedad Intelectual.

5 Ernesto Rengifo García – El Nombre Comercial – Revista del Departamento de la Propiedad Intelectual.

6 Ernesto Rengifo García – El Nombre Comercial – Revista del Departamento de la Propiedad Intelectual.

7 Sentencia del proceso n° 45- IP-98

8 Sentencia del proceso 3 –IP-98 del 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C 3338 DEL 11 DE MAYO DEL 98 CASO “Bella Mujer”

9 Sentencia del proceso n° 45-IP-98.

10 Sentencia correspondiente al proceso n° 3-IP-98

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