"EL USO OBLIGATORIO DE LAS MARCAS"

En el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, se establece legalmente la obligación del uso de una marca para evitar la cancelación, en los siguientes términos:

"la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificable la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular, por la licenciataria o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación (…)"

 

El uso de la marca debe demostrarse una vez iniciada ante la Superintendencia de industria y Comercio la Acción de Cancelación por no uso, lo normal es que la marca goce de protección durante su vigencia, no obstante resulta importante para todo titular de una marca, mantener en uso su signo registrado, así no se encuentre por el momento obligado a probarlo.

En este mismo sentido, al hablar de uso, la normativa exige que este sea real y efectivo es decir que:

 "En la expresión uso real se pone de manifiesto que a efectos de la observancia de la carga legal del uso, deben considerarse irrelevantes los actos del uso de marca aparentes o ficticios y cabe afirmar así mismo que mediante la expresión uso efectivo se alude al requisito de la intensidad del uso exigido al titular registral a fin de estimar cumplida la carga legal del uso".¹

 

No procede entonces la cancelación de una marca cuando está en uso y ese uso, es continuo y conocido por el público consumidor, "la concepción doctrinal del uso de la marca ha variado con el tiempo,  actualmente  en los sistemas  legales modernos se reconoce como  uso  cuando los productos o servicios  que la marca distingue han sido  puestos  en el comercio a través  de los canales  de distribución y círculos comerciales, o se encuentran disponibles para el consumidor de destino  de forma continua, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde teniendo en cuenta  la dimensión del mercado y elementos cómo la naturaleza de los productos  o servicios  de que se trate, a esto se le suma el empleo de la marca en la publicidad lo que es considerado  como uso si es precedido de una introducción de los productos o servicios en el mercado en un plazo que varía según el país"².

 

El uso de la marca puede ser efectuado directamente por el titular o por un tercero autorizado, a través de un contrato de licencia o cualquier otra figura jurídica, sin necesidad de formalidad alguna. El uso debe probarse con las facturas de venta; los contratos de licencia o distribución suscritos por el titular con terceros; encuestas entre el público consumidor para determinar el grado de conocimiento de signo; los contratos publicitarios; la publicidad efectiva del signo, entre otros medios probatorios aceptados por nuestra legislación.

Con anterioridad analizamos el fallo del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, Expediente número 110010324000201000055000 del día 23 de junio de 2016 - en donde se resolvió el problema jurídico que giraba en torno a establecer si procedía la cancelación parcial de la marca KOLA SOL LIGHT, para productos "cerveza" de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.  Observamos como la titular de dicha marca probó que en los tres años anteriores a la solicitud de cancelación parcial, se había usado en el mercado su marca para productos "gaseosas" no para "cervezas" por lo que el Consejo de Estado canceló parcialmente el signo.

Concluimos que el uso de la marca es un  requisito sine qua nom  para mantener los derechos exclusivos de explotación  que se le conceden al titular  del registro, y este uso debe ser visible en el mercado, toda utilización interna no conocida a público será insuficiente y no tendrá por ende, la suficiente carga para ser tenida en cuenta como prueba ante una posible acción de cancelación total o parcial de la marca, de allí que se hable de un uso real y efectivo en el mercado.