“CONSEJO DE ESTADO DECIDE SOBRE REQUISITOS DE DISTINTIVIDAD DEL SIGNO BANANA BAY”

El Consejo de Estado de Colombia, decidió el conflicto marcario entre el signo BANANA BAY y la marca y la enseña comercial JOE BANANA y estableció que el cotejo debía realizarse frente a las expresiones BAY y JOE, y excluir del estudio la expresión BANANA por ser considerada de uso común y por ende no de uso exclusivo. El Consejo de Estado decidió confirmar la concesión del registro de la marca BANANA BAY al encontrar que éste no incurría en las causales de irregistrabilidad de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina.

DEBILIDAD E IRREGISTRABILIDAD DE MARCAS

El Consejo de Estado mediante sentencia número 11001-03-24-000-2008-00068-00 del día 05 de mayo de 2016 dirimió el conflicto marcario entre los signos BANANA BAY de tipo nominativo y JOE BANANA de tipo nominativo, al decidir la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesta por el señor Héctor Humberto Cáceres Mora al considerar que no debía concederse el registro del signo BANANA BAY, habida cuenta la similitud entre éste y su marca previamente registrada JOE BANANA.

Frente al tema, el Alto Tribunal analizó los aspectos a tener en cuenta para establecer la presencia o no de causales de irregistrabilidad que se deben estudiar según lo ha dicho el Tribunal Andino de Justicia para cada caso concreto. El Consejo de Estado destacó que las marcas objeto de estudio en la sentencia analizada son denominativas al estar su estructura compuesta por la combinación de letras y/ o símbolos alfabéticos. El estudio se efectuó frente a las similitudes ortográficas, fonéticas e ideológicas de las expresiones BAY y JOE y se omitió el análisis de la palabra BANANA al ser considerada de uso común y ello constituye una de las excepciones de registrabilidad que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha fijado en su interpretación 314-IP-2014: “La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que palabras de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Hacerlo constituirá un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos.”

Al tenor de lo anterior, el Consejo de Estado decide conceder el registro de la marca BANANA BAY, dejando sentado que la expresión BANANA es de uso común, debido a su constante utilización dentro de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza ( vestidos, calzados y sombrerería). Igualmente, señaló que al utilizar una expresión común, la marca resulta ser ampliamente débil en cuanto a su protección, además el cotejo recae sobre el signo que acompaña a la palabra débil (común), pues esta última no resulta ser característica diferenciable entre signos objeto de registro, dada la excepcionalidad que trae el Alto Tribunal Internacional sobre la imposibilidad de ser de uso exclusivo.

A partir de lo anterior, resulta particularmente importante que quienes pretendan establecer una marca como signo distintivo de su empresa o negocio, tengan en cuenta el grado de debilidad que contiene, pues entre menor probabilidad de debilidad exista, se verá más protegida y gozará por ende de mayores facilidades de posicionamiento dentro del mercado en el cual participe, evitándose desde un principio cualquier riesgo de confusión o la posibilidad de coexistir con otra marca, lo cual implicaría un aumento de la competencia, una perdida en la inversión de posicionamiento de marca y la presencia de continuos litigios marcarios con un alto margen de perdida.